Demander la nullité ou la déchéance d’une marque

Qu’est-ce qu’une demande en nullité ou en déchéance ?

Nullité : une marque enregistrée est annulée par l’INPI lorsqu'il est établi par le demandeur qu’elle ne respecte pas les conditions de validité légales (par exemple lorsqu’elle a été déposée de mauvaise foi, ou était dépourvue de caractère distinctif, descriptive, trompeuse ou encore contraire à l’ordre public au moment de son dépôt) et/ou qu’elle porte atteinte à un de ses droits antérieurs ayant effet en France (par exemple une marque, une marque renommée, une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou encore un nom de domaine).

Déchéance : sur requête du demandeur, l’INPI peut prononcer la déchéance d’une marque enregistrée, si son titulaire ne justifie pas l’avoir exploitée sérieusement pendant 5 années, et si elle est devenue générique ou trompeuse de son fait.

Pourquoi demander la nullité ou la déchéance d’une marque ?

Demander la nullité ou la déchéance d’une marque permet de garantir le respect des règles qui encadrent le droit des marques tout en favorisant un environnement économique plus dynamique.

Ces démarches visent à supprimer les marques non conformes car déposées de mauvaise foi, ou invalides, trompeuses ou contraires à l’ordre public, ainsi que celles portant atteinte aux droits antérieurs appartenant à des tiers. Elles visent également à libérer les marques qui ne sont pas exploitées sérieusement et celles qui ne sont plus aptes à distinguer les produits et services qu’elles désignent.

En rendant ces marques disponibles, ces démarches encouragent l’innovation et la concurrence.

Accessibles et moins coûteuses qu’un litige devant les tribunaux, elles offrent aux entreprises une solution efficace pour protéger leurs droits et maintenir l’équilibre du marché.

Les types de marques concernées par la procédure

La demande en nullité ou en déchéance peut viser :

• Une marque française enregistrée ;
• Une marque internationale désignant la France.

À noter : Dans certains cas, la nullité ou la déchéance doit être demandée devant le tribunal judiciaire :

• Lorsque la demande est connexe à une autre action relevant de la compétence du tribunal judiciaire ou est formée reconventionnellement, notamment dans le cadre d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale formée devant le tribunal judiciaire ;
• Lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ordonnées par les tribunaux sont en cours d'exécution ;
• Lorsqu’elle porte notamment sur certains droits antérieurs pour lesquels l’INPI n’est pas compétent (droit d’auteur, dessins et modèles et droits de la personnalité).

Les fondements pour agir en nullité ou en déchéance

Une demande ne peut avoir qu’un seul objet : soit la nullité, soit la déchéance de la marque contestée.

Une demande en nullité peut viser plusieurs motifs de nullité.

Une demande en déchéance peut viser plusieurs motifs de déchéance.

Sur quels fondements agir en nullité ?

Une demande en nullité peut être fondée sur plusieurs motifs, absolus et/ou relatifs.

Si la demande porte sur plusieurs motifs relatifs, les droits antérieurs invoqués doivent appartenir au même titulaire.

Sur quels fondements agir en déchéance ?

Il est possible d’invoquer, dans le cadre de la procédure en déchéance :

• Le défaut d’exploitation de la marque attaquée, si celle-ci n’a pas été exploitée sérieusement pendant 5 ans ;
• La dégénérescence de la marque, du fait de son titulaire ;
• Le caractère devenu trompeur de la marque, du fait de son titulaire ;
• Des motifs spécifiques propres aux marques collectives ou de garantie.

Le demandeur, le coût et le délai de la procédure en nullité ou en déchéance

Qui peut engager la procédure ?

• Une demande en nullité fondée sur des motifs absolus ou une demande en déchéance peut être présentée par toute personne physique ou morale. Il n’y a pas à démontrer d’intérêt à agir ;
• Une demande en nullité fondée sur des motifs relatifs doit être présentée par le titulaire des droits antérieurs invoqués ou par toute personne autorisée. Si plusieurs droits antérieurs sont invoqués, ils doivent tous appartenir au(x) même(s) titulaire(s).

La demande peut être formée et présentée par l’intéressé agissant personnellement ou, s'il le souhaite, par un mandataire, c'est-à-dire une personne chargée de le représenter. Il peut s'agir d'un Conseil en propriété industrielle (mention marques, dessins & modèles), d'un avocat ou d'une société contractuellement liée ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État membre de l'Espace économique européen ou en Suisse. Il est fortement recommandé de recourir à un mandataire habilité compte tenu de la technicité juridique de la procédure.

En revanche, la désignation d'un mandataire est obligatoire :

• Lorsque le demandeur n'est ni établi, ni domicilié dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou en Suisse ;
• Lorsque la demande en nullité ou en déchéance est formée conjointement par une pluralité de demandeurs.

Le coût de la procédure

Le prix d’une demande en déchéance, d’une demande en nullité fondée sur des motifs absolus  ou d’une demande en nullité fondée sur un seul droit antérieur est 600 €. Il faut ajouter 150 € par droit antérieur supplémentaire. Le paiement s’effectue par carte bancaire ou via un compte de paiement INPI.

Délai et prescription

Il n’y a aucun délai pour présenter une demande en nullité ou en déchéance : la demande n’est soumise à aucun délai de prescription (sauf lorsque la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi Pacte le 24 mai 2019). Toutefois, le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant 5 années consécutives l'usage qui a été fait de bonne foi de la marque postérieure, et qui avait connaissance de cet usage, ne peut plus en demander la nullité.

Enfin, il est impossible de présenter une demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux contre une marque enregistrée depuis moins de 5 ans.

Comment présenter une demande en nullité ou en déchéance ?

Toute demande en nullité ou en déchéance s’effectue en ligne, sur le portail e-procédures de l’INPI : il s’agit de l’unique plateforme de l’INPI pour réaliser l’ensemble de vos démarches de propriété intellectuelle, de manière simple et sécurisée.

Attention : Une demande ne peut porter sur la nullité ET la déchéance d’une marque. Pour demander la nullité et la déchéance d’une marque, il convient de former deux requêtes différentes.

Accéder à e-procédures

Une fois connecté au portail e-procédures, vous pouvez débuter le processus de demande en nullité ou en déchéance. Le portail vous guide à travers chaque étape, avec une assistance en ligne disponible en cas de besoin.

L’INPI a édité des modes d’emploi du portail Marques pour vous assister dans vos démarches. Les documents ci-dessous détaillent chaque étape de la procédure de demande en nullité et de la procédure de demande en déchéance :

Guide pas à pas

1. Vous arrivez sur votre tableau de bord du portail Marques. Dans la barre de menu, cliquez sur « Opposition, nullité, déchéance », puis sur le bouton « Déchéance » ou « Nullité » situé en haut à droite de votre écran.
2. Une page sur le traitement des données à caractère personnel recueillies par l’INPI s’ouvre. En cliquant sur « Débuter le formulaire », vous acceptez les conditions énoncées. Votre démarche commence !
3. « Intervenants » : cette étape a pour objectif d’identifier les intervenants c’est-à-dire le ou les demandeur(s) (la ou les personnes qui demandent la déchéance ou la nullité d’une marque), le mandataire s’il y en a un, le destinataire des correspondances ainsi que le signataire qui est la personne titulaire du compte e-procédures de connexion aux services en ligne. Il ne peut y avoir qu’un seul mandataire, un seul destinataire et un seul signataire.
4. « Marque contestée » : il s’agit ici d’identifier la marque dont la déchéance ou la nullité est demandée.
5. « Motif(s) de la demande » : identifier le ou les motifs invoqués à l’appui de la demande en déchéance ou en nullité.
6. « Exposé des moyens » : à cette étape, vous devez fournir votre exposé des moyens, c’est-à-dire un argumentaire démontrant en quoi le titulaire de la marque contestée doit être déchu de ses droits sur la marque contestée dans le cas d’une demande en déchéance, ou bien en quoi la marque contestée doit être annulée. Vous ne pouvez joindre qu’un seul document. Veillez donc à regrouper l’ensemble de vos arguments dans un seul et même fichier.

Toutefois, dans le cas d’une demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux,  l’exposé des moyens est facultatif et le demandeur n’a pas à justifier et à motiver sa demande, car c’est au titulaire de la marque contestée de justifier de l’exploitation de sa marque.

7. « Annexes » : vous pouvez ici joindre une ou plusieurs pièces complémentaires à votre demande en nullité ou en déchéance. Ces pièces sont notamment indispensables pour justifier de l’exploitation des droits d’usage que vous invoquez (dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine) et pour établir la notoriété ou la renommée de votre marque.
8. « Récapitulatif » : cette rubrique a pour objet de faire vérifier par la personne qui effectue la demande en nullité ou en déchéance que le récapitulatif des données qui lui est présenté est conforme à ce qu’il souhaite déposer. La première partie permet à la personne qui effectue la demande en nullité ou en déchéance d’attester de façon active que les données présentées à la relecture sont conformes à ses attentes. La seconde partie récapitule le montant des redevances qui sont à acquitter au vu des données de la demande en nullité ou en déchéance. La troisième partie est constituée par le récapitulatif qui reprend les informations saisies aux étapes précédentes. Cette rubrique donne accès à l’étape de paiement qui coïncide avec la validation définitive du récapitulatif de la demande en nullité ou en déchéance.
9. « Paiement » : vous devez procéder au paiement de la prestation, soit par carte bancaire, soit par prélèvement sur un compte de paiement INPI. Attention : une fois le paiement effectué, il n’est plus possible de modifier les données que vous avez saisies. Une fois le paiement effectué, un message vous informe que votre demande a bien été reçue par l’Institut.

Comment se déroule la procédure ?

La procédure en nullité ou en déchéance se déroule en deux temps :

1. Phase d'instruction :

• Phase écrite : permet jusqu’à 3 phases d’observations entre les parties qui échangent par écrit leurs arguments et produisent des pièces de façon contradictoire ;
• Éventuellement, une phase orale : sur demande des parties ou de l’INPI, une audition peut être organisée ;
• Fin de la phase d’instruction : dès que l’une des parties cesse de répondre (lors de la phase écrite), ou le jour de l’audition.

2. Décision de l’INPI : rendue dans un délai de trois mois après la fin d’instruction, elle est susceptible de recours devant la Cour d’appel compétente.

La procédure est dite contradictoire : toute observation ou pièce transmise par une partie est communiquée à l’autre.

À l’occasion de leurs observations écrites, les parties peuvent demander à présenter des observations orales.

Les parties sont alors convoquées par l’INPI et échangent à l’oral sur les motifs et arguments déjà présentés par écrit.

La durée totale de la procédure varie entre six mois et un an environ. Cependant, ces délais peuvent être suspendus sous certaines conditions, notamment :

• À la demande des parties afin de négocier un accord de coexistence (suspension de quatre mois renouvelable 2 fois) ;
• À l’initiative de l’INPI, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties ;
• Dans l’attente de l’enregistrement d’un droit antérieur ;
• Lorsque l’une des marques antérieures fondant la demande en nullité fait l'objet d'une demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété ;
• En cas d’action à l’encontre de la dénomination sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l’enseigne fondant, en tout ou partie, la demande en nullité.

Comment se déroulent les auditions ?

Les auditions se tiennent dans les locaux de l’INPI (Courbevoie) en présence d’une ou des parties au dossier et de représentants de l’INPI qui veillent au respect du contradictoire.

Ces commissions orales (auditions) sont publiques. Toute personne tierce à la procédure peut y assister, sous réserve des conditions d’accès prévues indiquées dans le calendrier des auditions.

Frais de procédure

À la demande de la partie gagnante, le Directeur de l’INPI peut imposer à la partie perdante le remboursement partiel ou total des frais engagés par l’autre, suivant un barème prévoyant des montants maximaux (600 € pour les frais exposés au titre de la phase écrite + 500 € pour les frais de représentation de la partie gagnante qui s’est fait représenter par un mandataire + 100 € pour les frais liés à la présentation d’observations orales).

Conséquence de la décision

La décision a les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire (qui permet de recourir à une exécution forcée).

• La nullité de la marque prend effet à la date de son dépôt. Elle a ainsi un effet rétroactif et absolu et la marque est censée n’avoir jamais existé ;
• La déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Toutes les décisions portant sur des marques françaises et devenues définitives sont inscrites au Registre national des marques et publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

Toutes les décisions ayant une incidence sur la partie française des marques internationales et devenues définitives sont adressées à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour inscription au Registre et publication à la Gazette des marques internationales.

Toutes les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant l’une des 10 cours d’appel compétentes en matière de marques (voir annexe de la décision qui vous est envoyée par l’INPI).

Demander la nullité ou la déchéance d'une marque

Vidéo de Stéphane Hidalgo Firaz présentant les principaux changements des procédures en annulation après la réforme du droit des marques en France.